Jak zastrzec znak towarowy
w 2019 roku
Część 2. Co daje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

W pierwszej części tego cyklu wyjaśniłem Ci, czym jest zarejestrowany znak towarowy oraz gdzie można rejestrować oznaczenia firmowe. Czas się dowiedzieć, co konkretnie daje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i co Ci grozi, jeśli tego nie zrobisz.

Zanim podam Ci praktyczne korzyści wynikające z rejestracji znaku w Polsce, na moment wrócę do ustawy i przepisu o zastrzeżonym znaku towarowym.

Zgodnie z art. 153 pkt 1 Ustawy – Prawo własności przemysłowej „przez uzyskanie prawa ochronnego (w UPRP) nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Słuchaj „Marketer+” Podcast

Cały przepis jest znacznie dłuższy, dlatego w poniższej ramce przedstawiam to, co w nim najistotniejsze.

Źródło: Opracowanie własne autora

Jeśli nie zarejestruję znaku towarowego…

Wiele osób zadaje sobie pytanie: „Jak to jest, że wymyślam samodzielnie nazwę i tworzę logo dla firmy, a inni mogą z nich bezkarnie korzystać i dopiero gdy zapłacę za zastrzeżenie, uda mi się cokolwiek wyegzekwować? Co jeśli nie zarejestruję swojego znaku towarowego?”

Nie do końca tak to jednak działa. Elementy identyfikujące Twoją markę – takie jak nazwa jej lub produktu, Twoje imię i nazwisko czy Twój pseudonim – są w pewnym stopniu chronione przez przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ta ochrona jest jednak minimalna, a dochodzenie roszczeń z tego tytułu może się okazać bardzo czasochłonne i dużo droższe niż w wypadku zarejestrowanego oznaczenia.

Logo i inne grafiki wykorzystywane w Twojej firmie podlegają co do zasady także ochronie wynikającej z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednak tylko zastrzeżenie znaku towarowego w formie graficznej (więcej o rodzajach znaków towarowych dowiesz się w kolejnej części cyklu) rozszerza ochronę na wszystkie oznaczenia podobne, a nie tylko identyczne.

Więcej o prawie w marketingu – które wynika z ustaw innych niż ta dotycząca znaków towarowych, a które każdy marketer, sprzedawca i przedsiębiorca musi znać – znajdziesz w kursie online „Prawo w marketingu”.

Mimo wymiernej wartości rynkowej wszystkich grafik, które wykorzystujesz w swojej firmie (również swojego logo), dopóki nie zarejestrujesz ich w Urzędzie Patentowym RP, nie możesz tej wartości uwzględniać w swoim majątku i księgowości.

Wreszcie, choć to nie wszystko, jeśli nie zarejestrujesz znaku, nie będziesz miał żadnego dowodu na potwierdzenie przed sądami i urzędami, że należy on do Ciebie. Nie będziesz miał takiej możliwości również wtedy, gdy ktoś naruszy Twój niezastrzeżony znak w internecie.

Co daje rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym RP

Zastrzeżenie znaku towarowego niesie wiele zalet, które wynikają z cech zarejestrowanego oznaczenia. Musisz je koniecznie poznać, zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu nazwy czy loga swojej firmy lub produktu.

Stajesz się realnym właścicielem marki

To nie oznacza, że normalnie nie jesteś właścicielem swojego imienia i nazwiska albo nazwy swojej firmy. Po prostu bez rejestracji znaku towarowego sam wpis w akcie urodzenia, w CEiDG czy KRS nie daje Ci żadnej szczególnej ochrony.

Dopiero rejestracja w Urzędzie Patentowym łączy prawnie Twój znak towarowy – nazwę Twojej firmy, logo lub inne oznaczenie z tym, czym faktycznie jest marka – z renomą, skojarzeniami Twoich klientów i doświadczeniem i jakością, które reprezentujesz Ty i Twoja firma. Zastrzeżenie znaku daje Tobie – jako jedynej osobie w Polsce – prawo do jego używania (nazwy, logo, dźwięku itd.).

Twoje prawo do znaku potwierdza świadectwo ochronne – certyfikat który otrzymasz, gdy Urząd Patentowy wyda pozytywną decyzję o rejestracji znaku (ilustracja poniżej).

ILUSTRACJA – Świadectwo ochronne znaku towarowego MARKETER +

Źródło: dokumentacja własna redakcji Marketer+

Gdy otrzymasz pozytywną decyzję o rejestracji znaku towarowego z UPRP, na świadectwo ochronne możesz poczekać nawet kilka miesięcy. W tym czasie, jako dowód otrzymanego prawa może posłużyć Ci wypis z bazy zarejestrowanych znaków Register Plus czy TMview lub pismo urzędu wraz z potwierdzeniem przelewu za pierwszy 10-letni okres ochrony (więcej o tym w kolejnych częściach tego cyklu).

Co jeśli ktoś inny użyje Twojego zastrzeżonego oznaczenia bez Twojej zgody?

Sąd szybciej zablokuje nieuczciwą konkurencję

Jeśli zauważysz, że inny przedsiębiorca z tej samej lub zbliżonej branży promuje się Twoim zastrzeżonym znakiem towarowym, możesz skorzystać z artykułu art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego.

Na jego podstawie sąd na Twój wniosek bardzo sprawnie (już po kilku dniach) może wydać postanowienie o zabezpieczeniu towaru konkurenta (przykład 1 poniżej). Zabezpieczyć, czyli uniemożliwić wprowadzanie go do obrotu i sprzedaży. Zablokować lub usunąć można również każdy inny nośnik naruszonego zastrzeżonego znaku towarowego.

Wystarczy, że we wniosku wskażesz potencjalne naruszenie i udowodnisz swoje prawo do znaku (np. świadectwem ochronnym otrzymanym z UPRP).

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXII GWo 46/16), na mocy którego pozwanej stronie na czas trwania procesu zakazano używać znaków towarowych BMW i MINI (zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)¹.

Pozwana firma na czas trwania postępowania otrzymała zakaz:

• używania (znaków) w obrocie handlowym, w celu oznaczenia własnej działalności i jej reklamy, na ramkach tablic rejestracyjnych pojazdów, na samochodach, fasadach budynków, banerach reklamowych i w materiałach reklamowych, w tym w internecie na stronie internetowej;
• używania (znaków) w obrocie handlowym, w celu informacyjnym, reklamowym i oznaczenia własnej działalności graficznych unijnych znaków towarowych (pozostałych oznaczeń graficznych lub słowno-graficznych).

Dodatkowo firma naruszająca unijne znaki zastrzeżone BMW i MINI musiała:

• zniszczyć materiały i nośniki reklamy, w szczególności: ramki do tablic rejestracyjnych do pojazdów, banery, flagi, ulotki reklamowe, nośniki reklamy na których umieszczone są znaki (poprzez oddanie ich właścicielowi znaków pod dozór lub usunięcie z wymienionych obiektów znaków będących pod ochroną prawną);
• zapłacić 1500 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowienia sądu.

Otrzymasz odszkodowanie, gdy ktoś bezprawnie naruszy Twój znak

Jeśli ktoś w Twojej branży wykorzystuje zastrzeżony przez Ciebie znak bezprawnie, czyli bez Twojej zgody, możesz żądać od niego przede wszystkim zaprzestania takiego działania, ale to nie wszystko.

Przysługuje Ci także roszczenie o zwrot bezprawnie uzyskanych korzyści. Wysokość takiego odszkodowania może zostać obliczona na różne sposoby (przykłady 2 i 3). To dobre rozwiązanie, które wynagrodzi Ci straty poniesione, gdy potencjalny klient szukający produktu oznaczonego Twoim logo został wprowadzony w błąd i wybrał produkt konkurencyjny.

Przykładowa wycena odszkodowania za naruszenie zastrzeżonej marki, na podstawie licencji:

Stworzyłeś i wypromowałeś markę odzieżową. Pozwalasz swoim partnerom używać jej logo na podstawie wydawanej licencji w cenie 10 tys. zł za rok. Dowiedziałeś się, że Twoja konkurencja przez dwa lata bezprawnie używała Twojego oznaczenia. Na podstawie wartości licencji obliczysz, że za dwa lata bezprawnego wzbogacania się na Twojej marce możesz zażądać odszkodowania w wysokości 20 tys. zł (dwukrotności ceny rocznej licencji).

Innym sposobem wyceny odszkodowania za naruszenie zarejestrowanego znaku może być obliczenie różnicy między tym, ile dzięki Twojej zastrzeżonej marce zarobił nieuczciwy konkurent, a tym, ile zarobiłby bez wykorzystania Twojego oznaczenia. Niezbędne do tego jest posiadanie danych, które mogą stanowić wiarygodne potwierdzenie obliczonej kwoty.

Usuniesz profile, konta i strony konkurencji naruszającej zastrzeżoną markę w Internecie

To w ostatnich latach jedna z popularniejszych form naruszeń online znaku towarowego. Obca firma wykorzystuje Twoje zastrzeżone logo w banerach reklamowych na innych stronach lub na swojej stronie internetowej bez Twojej zgody.

Inny przykład to wykorzystanie na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych nazwy użytkownika identycznej ze słowem, które zarejestrowano w Urzędzie Patentowym, lub łudząco do niego podobnej.

W większości przypadków wystarczy zgłosić naruszenie do administratora strony – wysłać do niego e-mail lub skontaktować się z nim przez odpowiedni formularz, a do wiadomości dołączyć skan świadectwa ochronnego lub link do wpisu w rejestrze znaków zarejestrowanych. Po rozpatrzeniu zgłoszenia administratorzy z reguły bardzo szybko usuwają bezprawne reklamy, profile lub strony.

Kiedy prawa do znaku zostaną naruszone przez nazwę domenową strony WWW (patrz: wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie naruszenia zastrzeżonego znaku towarowego przez rejestrację domeny maxburgers.pl – sygn. akt. 18/16/PA²) lub jakiś element na stronie należącej do konkurenta (np. zamieszczenie na stronie konkurencji zastrzeżonego przez Ciebie logo), a strony nie nadzoruje administrator, sprawę zgłasza się w pierwszej kolejności do sądu arbitrażowego³.

Możesz zarabiać na swoim zastrzeżonym oznaczeniu

John Stuart – dawny szef wielkiej amerykańskiej firmy Quaker Oats Company – powiedział kiedyś, że zamiast trwałego majątku firmy (budynków i maszyn) wolałby zostawić sobie markę, renomę i znaki towarowe. Abstrakcyjny twór w wielu firmach ma większą wartość niż aktywa majątkowe.

Wartość znaku towarowego z punktu widzenia prawa można wycenić i uwzględnić w majątku jedynie po jego rejestracji w urzędzie patentowym. Wycenie podlega nie sama zastrzeżony znak, ale jego prawo ochronne.

Jak każde prawo własności, prawo do znaku możesz przekazać w darowiźnie, sprzedać, oddać do użytkowania na zasadzie licencji i zarabiać na nim realne pieniądze. Na podobnej zasadzie działają franczyzy.

Dodatkowe korzyści w marketplace’ach

Sprzedajesz na Amazonie, Allegro, eBayu, Zalando czy Alibababie? Tak jak w social mediach, kiedy ktoś użyje tam bezprawnie Twojego znaku towarowego, możesz zwrócić się do administratora serwisu sprzedażowego, żeby usunął stronę naruszającą Twoje prawa.

Po ocenie sprawy i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Allegro od razu usuwa stronę, na której ktoś wykorzystał Twój znak – z pominięciem innych instytucji i bez czekania na reakcję konkurenta.

ILUSTRACJA – Program ochrony znaków towarowych Brand Registry na portalu Amazon

Źródło: brandservices.amazon.com/

Amazon to prekursor wielu innowacyjnych rozwiązań. Stworzył specjalny program Brand Registry. Mogą do niego dołączyć właściciele unijnych zastrzeżonych znaków towarowych, co daje im dodatkowe opcje korzystniejszego wyświetlania ofert, nowe funkcje wyszukiwania potencjalnych naruszeń w serwisie oraz znacznie sprawniejsze dochodzenie swoich roszczeń.

Podsumowanie

Istnieją przepisy prawne, które chronią Twoją własność i twórczość, także bez ich zastrzeżenia. Siła tej ochrony jest jednak bardzo dyskusyjna i zależy od okoliczności. O innych przepisach prawnych dotyczących codziennych działań marketingowych w firmach, a także o tym, jak działać legalnie i skutecznie, dowiesz się z kursu „Prawo w marketingu”. Kliknij tutaj.

Rejestracja znaku towarowego otwiera przed Tobą zupełnie nowe możliwości egzekwowania swojego prawa oraz pozwala korzystać z wielu przywilejów, takich jak korzystne rozliczanie wartości zastrzeżonych znaków w księgach czy dodatkowe korzyści w serwisach internetowych.

W następnym artykule z tego cyklu dowiesz się m.in.: ile kosztuje rejestracja znaku oraz czy lepiej zastrzec znak samodzielnie, z pomocą agencji reklamowej, czy z pomocą prawnika. Poznasz także 10 kroków do rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP i przykłady, jak w praktyce możesz egzekwować swoje prawa do znaku.

1. Sygn. akt XXII GWo 46/16, dostęp online: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000006627_XXII_GWo_000046_2016_Uz_2016-04-29_001.
2. Sygn. akt. 18/16/PA, dostęp online: https://www.piit.org.pl/__data/assets/pdf_file/0011/10253/Wyrok_18_16.pdf
3. Zgodnie z regulaminem dotyczącym poszczególnych domen (dla domen zakończonych rozszerzeniem „.pl” jest to „Regulamin nazw domeny .pl z 18 grudnia 2006 r. (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2015 r.”), dostęp online: https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl.